Endringer i varemerkeloven og tolloven mv

Sendt: 20.09.2018

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 9. mai 2018 vedrørende ovennevnte høring.
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen
.
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for immateriell- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-Bauer, Hans Erik Johnsen, Stine Helén Pettersen, Felix Reimers og Martin Berggren Rove.

2. SAKENS BAKGRUNN

Hovedformålet med endringsforslagene er å tilpasse varemerkeloven til EU-direktiv nr. 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker, som – når det trer i kraft – vil erstatte gjeldende direktiv nr. 95/2008. I tillegg foreslås at Norge skal tiltre Singaporetraktaten av 27. mars 2006 om varemerkerett, og i den forbindelse foreslås én lovendring. Ytterligere foreslås visse endringer i tolloven, foretaksnavneloven, designloven mv. som har tilknytning til endringene i varemerkeloven.


3. ADVOKATFORENINGENS GENERELLE KOMMENTARER TIL HØRINGSFORSLAGET

Advokatforeningen støtter i hovedtrekk lovforslaget. Økt rettsenhet med andre land er viktig for at det industrielle rettsvernet skal være like godt her i landet som i våre naboland og EU. Harmonisering er også viktig av hensyn til det frie varebyttet og for å sikre forutberegnelighet i internasjonal handel og ved grenseoverskridende etableringer.

4. TIL PUNKT 3 – TEGN SOM KAN VÆRE VAREMERKE

Advokatforeningen er enig i at lovteksten i § 2 første ledd tilpasses direktivet ved at «farger» og «lyder» inntas som nye eksempler på tegn som kan være varemerker. Advokatforeningen ser det derimot ikke som nødvendig eller ønskelig at eksemplene «ordforbindelser, herunder slagord», «figurer» og «utstyr» fjernes fra eksempellisten. Særlig ordforbindelser og figurer er svært vanlig forekommende varemerker, og det har informasjonsverdi at de nevnes i lovteksten. Advokatforeningen kan vanskelig se noen hensyn som taler mot å beholde disse eksemplene. Det å beholde eksemplene kan ikke reise spørsmål om direktivet er riktig gjennomført, ettersom ordforbindelser og figurer utvilsomt kan utgjøre varemerker også etter direktivet.

Advokatforeningen slutter seg til forslaget om å tilføye «eller en annen egenskap» i § 2 annet ledd for å bringe lovteksten i samsvar med direktivet.

5. TIL PUNKT 4 – REGISTRERINGSVILKÅR

Advokatforeningen er enig i departementets vurderinger og endringsforslag med følgende reservasjoner:
Ugyldighet ved etterfølgende erverv av særpreg

Etter direktivets artikkel 4 nr. 4 kan et varemerke som på søknadstidspunktet manglet særpreg, var beskrivende eller var blitt en alminnelig betegnelse for varene eller tjenesteytelsene, ikke «erklæres ugyldigt» hvis det forut for begjæringen om ugyldighet har oppnådd nødvendig særpreg gjennom bruk. I høringsnotatet på side 25 legger departementet til grunn at det er tilstrekkelig å gjennomføre denne regelen i ugyldighetssaker etter varemerkeloven § 35, og det foreslås derfor ingen tilsvarende endring i bestemmelsen om innsigelsessaker i § 29, jf. høringsnotatet side 36. Departementet peker på at det er mindre praktisk at særpreg erverves før utløpet av innsigelsesfristen.

Advokatforeningen er enig i at det er mindre praktisk at særpreg erverves før utløpet av innsigelsesfristen. Det kan imidlertid på ingen måte utelukkes, og i så fall gjør de samme hensyn seg gjeldende som i ugyldighetssaker etter § 35. Advokatforeningen vil dessuten peke på at det synes mest naturlig å oppfatte regelen i direktivets artikkel 4 nr. 4 som omfattende enhver avgjørelse som kjenner en registrering «ugyldig» i direktivets forstand. Det vises i denne forbindelse til direktivets artikler 45 og 47, hvor det fremgår at ugyldighet er knyttet til opprinnelige registreringshindre, i motsetning til «fortabelse» («revocation»), som er knyttet til etterfølgende hindringer for opprettholdelse av registeringen, jf. artikkel 19 om bruksplikt og artikkel 20 om varemerker som har degenerert eller som er blitt villedende. Mot denne bakgrunn synes det mest nærliggende å oppfatte direktivets artikkel 4 nr. 4 slik at den også gjelder ved opphevelse etter varemerkelovens § 29. Det er under enhver omstendighet vanskelig å se noen gode grunner for at den samme regelen ikke skal gis anvendelse i innsigelsessaker som i saker etter § 35.

Mellomliggende rettigheter
Virkningene av såkalte «mellomliggende rettigheter» er regulert i direktivets artikkel 8. Kort sagt innebærer reguleringen at et krav om ugyldighet fremsatt av innehaveren av et eldre varemerke, ikke skal tas til følge dersom det eldre varemerket, da kravet om ugyldighet ble fremmet, ikke var distinktivt eller ikke hadde vern overfor det yngre merket. Direktivets artikkel 8 er foreslått gjennomført ved ny § 7a og endring i § 9 i varemerkeloven.

Advokatforeningen slutter seg i hovedsak til forslaget om ny § 7a, men peker på at ordlyden har fått en uheldig formulering når ordet «særpreg» knyttes til både § 14 første ledd annet punktum og § 14 annet ledd. Advokatforeningen foreslår følgende ordlyd:

"a) det eldre varemerket på søknadsdagen for det yngre merket, eller på prioritetsdagen ved påberopt prioritet etter § 19, ikke hadde oppnådd særpreg, jf. § 14 første ledd annet punktum og/eller var beskrivende, jf. § 14 annet ledd."

Det bemerkes at ordlyden «eller på prioritetsdagen ved påberopt prioritet etter § 19» i forslaget ovenfor er et forslag til en forenkling av ordlyden «eller på prioritetsdagen hvis det er påberopt prioritet etter § 19». Dersom denne formuleringen velges, bør dette gjennomføres også i de øvrige bestemmelser som benytter tilsvarende ordlyd.

Varemerkesøknader inngitt i ond tro
Virkningene av at en varemerkesøknad er inngitt i ond tro følger av direktivets artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 4 bokstav c. Departementet har foreslått gjennomføring av disse bestemmelsene ved nytt annet ledd i § 15 og endring av § 16 bokstav b.

Advokatforeningen er enig i forslaget til nytt annet ledd i § 15, som synes nødvendig og tilstrekkelig for å gjennomføre direktivets bestemmelser. Det bemerkes imidlertid at overskriften på § 15 og § 16 etter dette er uheldig, idet det fremgår av overskriftene at § 15 gjelder rettigheter som strider mot offentlige interesser, mens § 16 retter seg mot rettigheter som strider mot andres interesser. Det fremstår derfor som om bestemmelsen vedrørende en varemerkesøknad inngitt i ond tro kun gjelder offentlige interesser. Advokatforeningen vil foreslå enten at bestemmelsene slås sammen, eller at overskriftene endres i tråd med overskriftene på artikkel 4 og 5 i direktivet, til henholdsvis "Absolutte registreringshindre eller ugyldighetsgrunner" og "Relative registreringshindre eller ugyldighetsgrunner".
Advokatforeningen kan derimot ikke slutte seg til den foreslåtte endring av § 16 bokstav b. Etter sistnevnte bestemmelse kan innehaveren av et varemerke som er beskyttet i utlandet, motsette seg registrering av et forvekselbart merke i Norge, dersom innehaveren av den norske søknaden var i ond tro ved inngivelsen. Så vidt Advokatforeningen kan se, vil verken gjeldende § 16 bokstav b eller den foreslåtte § 16 bokstav b ha selvstendig rettsvirkning ut over det foreslåtte nye annet ledd i § 15. Det kan derfor reises spørsmål om bestemmelsen i § 16 bokstav b bør oppheves som overflødig. En forutsetning for dette er imidlertid at overskriften på §§ 15 og 16 endres som foreslått ovenfor. Dersom overskriftene ikke endres, bør bestemmelsen i § 16 b opprettholdes, idet det i så fall kan være tvil om bestemmelsen om ond tro i § 15 kun gjelder der dette er i strid med offentlige interesser.

Dersom § 16 bokstav b opprettholdes, bør den under enhver omstendighet opprettholdes mest mulig uendret, dog slik at uttrykket «i strid med god forretningsskikk» erstattes av «i ond tro», slik departementet har foreslått. Som departementet peker på (side 169), innebærer forslaget en innsnevring av virkeområdet til bestemmelsen. Dette skaper en risiko for at bestemmelsen vil bli misforstått. Særlig når den foreslåtte ordlyden sammenholdes med den gjeldende, kan det lett gi grunnlag for den feiloppfatning at innehaveren av et eldre kjennetegn som bare er tatt i bruk (i Norge eller i utlandet), ikke kan motsette seg registrering av et forvekselbart merke selv om søkeren var i ond tro.

Varemerkesøknad inngitt av agent eller representant
Departementet anser det unødvendig å endre varemerkeloven for å gjennomføre bestemmelsene i direktivets artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13, som regulerer søknader inngitt av en agent eller representant for innehaveren, uten innehaverens samtykke og uten å kunne vise til grunner som gjør søknaden berettiget. Departementet viser til at situasjonen er dekket av forbudet mot søknader som inngis i ond tro, samt av reglene i § 21, § 28 og § 57 (side 38). Ingen av de nevnte reglene regulerer imidlertid etter sitt innhold tilordningen av rettigheter i agent-prinsipal-forhold. De gir hjemmel for overføring og forbud for den som er innehaver av «retten til varemerket», men sier ikke hvem dette er. En regel som langt på vei må antas å lede til samme resultat som direktivets artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13, har derimot vært antatt å følge av ulovfestet rett, den såkalte «generalagentregelen». Den ulovfestede regelen kan imidlertid ikke antas å være godt kjent, og det er tvilsomt om den kan anses å tilfredsstille kravet om at gjennomføringen må være tilstrekkelig klar og presis til at private klart og entydig kan få kjennskap til sine rettigheter og plikter og forholde seg deretter. Advokatforeningen mener derfor at artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 bør gjennomføres i varemerkeloven.

Etter Advokatforeningens mening bør gjennomføringen skje i lys av generalagentreglen, slik denne har vært oppfattet i norsk rett. Dette innebærer blant annet at gjennomføringsbestemmelsen bør åpne for at prinsipalen kan være innehaver av retten til varemerket selv om direktivets regler ikke kommer til anvendelse. For eksempel kommer direktivet ikke til anvendelse dersom varemerket ble søkt med prinsipalens samtykke. Generalagentregelen har derimot vært ansett å komme til anvendelse når agent-prinsipal-forholdet opphører, selv om varemerket opprinnelig ble søkt av agenten med prinsipalens samtykke. Direktivet kan ikke anses å være til hinder for å videreføre denne regelen. Prinsipalens rett til å kreve varemerket overført i en slik situasjon, må antas å følge av alminnelige avtale- og obligasjonsrettslige prinsipper, som ikke berøres av direktivet.

Advokatforeningen vil også peke på at generalagentregelen har vært ansett å komme til anvendelse i forhandlerforhold. I TOSLO-2005-3182 ble dette betegnet som «sikker rett». Det er mulig at direktivets representantbegrep er vidt nok til å dekke forhandlerforhold (jf. høringsnotatet side 34). Under enhver omstendighet kan direktivet ikke anses til hinder for å videreføre den norske retts¬oppfatningen, for så vidt denne kan forankres i alminnelige avtale- og obligasjonsrettslige prinsipper.

6. TIL PUNKT 5 – ENERETTENS INNHOLD

Advokatforeningen slutter seg i det vesentlige til forslagene i høringsnotatet.

Den foreslåtte bestemmelsen i § 5 annet ledd siste punktum om sammenlignende reklame har imidlertid fått en uheldig utforming. I direktivet er sammenlignende reklame regulert i artikkel 10 nr. 3 bokstav f, som fastslår at varemerkehaveren kan motsette seg bruk av varemerket i sammenlignende reklame som strider mot direktiv nr. 2006/114 om villedende og sammenlignende reklame. Departementet har ikke foreslått inntatt en tilsvarende, positivt angitt bestemmelse om enerettens innhold, men har i stedet valgt å foreslå en ny bestemmelse om unntak fra eneretten, som er formulert slik:

«Varemerkeretten er heller ikke til hinder for bruk av tegn i sammenlignende reklame i samsvar med kravene etter markedsføringsloven.»

Formuleringen er uheldig av to grunner. For det første overlapper bestemmelsen etter ordlyden den foreslåtte § 5 annet ledd bokstav c, uten at det fremgår klart om begge bestemmelsene kan påberopes som grunnlag for sammenlignende reklame, eller om § 5 annet ledd siste punktum er ment å regulere spørsmålet uttømmende. For det andre synes formuleringen «i samsvar med kravene etter markedsføringsloven» å rekke for vidt. Etter ordlyden omfatter henvisningen markedsføringsloven i sin helhet, mens varemerkedirektivet viser spesifikt til direktiv nr. 2006/114 om villedende og sammenlignende reklame. Direktivet om villedende og sammenlignende reklame er gjennomført ved forskrift gitt i medhold av markedsføringsloven § 26 annet ledd. Mot denne bakgrunn foreslår Advokatforeningen at reguleringen i varemerkeloven legges nærmere direktivets, ved at bestemmelsen om sammen¬lignende reklame inntas i § 4, og utformes som en rett for varemerkehaveren til å forby bruk av tegnet i sammenlignende reklame på måter som strider mot forskrift gitt i medhold av markedsføringsloven § 26 annet ledd.

7. TIL PUNKT 6 – BEGRENSNINGER I ENERETTEN

Advokatforeningen har ingen bemerkninger til denne delen, ut over de som er knyttet til foregående punkt.

8. TIL PUNKT 7 – FORBUD MOT VISSE HANDLINGER FORUT FOR ET VAREMERKEINNGREP

Varemerkehaverens rett til forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep er regulert i direktivets artikkel 11. I høringsnotatet på side 50 er det uttalt at de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 og § 59 er tilstrekkelige til å oppfylle direktivets krav. Etter Advokatforeningens oppfatning er imidlertid gjeldende § 57 og § 59 dårlig tilpasset direktivregelen. For det første retter direktivet seg alene mot midler som varemerket er anbrakt på, mens varemerkelovens bestemmelser retter seg mot forberedelsestiltak av enhver art. For det andre kommer § 57 i utgangspunktet bare til anvendelse dersom den som har gjennomført forberedelsestiltakene også er den som vil begå inngrep. Direktivet stiller ikke noe slikt krav, og må antas å kunne påberopes også overfor rettssubjekter som bare vil utføre forberedelsestiltak (mens et annet rettssubjekt vil forestå det etterfølgende varemerke-inngrepet). Forbud mot medvirkningshandlinger etter § 57 første punktum kan bare rettes mot den som har medvirket til fullbyrdet varemerkeinngrep.

Etter Advokatforeningens oppfatning er det behov for en bedre tilpasning av § 57 og § 59 til direktivets krav. Det er særlig behov for å klargjøre i varemerkeloven at forbudskrav kan rettes mot rettssubjekter som er i besittelse av, eller på annen måte har kontroll over, midler som varemerket er anbrakt på, uavhengig av om det er risiko for at vedkommende vil begå varemerkeinngrep. Hvorvidt man for øvrig kan og bør opprettholde de mer generelle reglene i § 57 og § 59, slik departementet går inn for, er etter Advokatforeningens syn uklart. Hensynet til en ensartet regulering innenfor området for det industrielle rettsvern, kan tale for at reglene opprettholdes. På den annen side fremstår det som viktigere å regulere i tråd med direktivet, og Advokatforeningen heller derfor mot at varemerkelovens forbudsbestemmelser mer direkte bør harmoniseres med direktivets artikkel 11. I den grad det er behov for å gripe inn mot andre former for forberedende tiltak, eller mot en risiko for fortsatt inngrep, vil dette kunne skje ved fastsettelsesdom etter alminnelige sivilprosessuelle regler.

Dersom departementet bestemmer seg for å opprettholde gjeldende § 57 og § 59, vil Advokatforeningen påpeke at varemerkeloven § 57 har fått en noe uheldig utforming i to henseender. For det første er det etter § 57 annet punktum uklart om kriteriet «særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep» kvalifiserer både alternativet «har gjort vesentlige forberedelsestiltak» og alternativet «på annen måte har opptrådt», eller bare det siste. Dette bør klargjøres. For det andre kan bestemmelsen gi opphav til den misforståelse at paragrafen uttømmende regulerer kravene til rettslig interesse i inngrepssaker. Det bør derfor vurderes å tilføye et nytt annet ledd hvor det klargjøres at fastsettelsesdom for varemerkeinngrep kan kreves når vilkårene i tvisteloven § 1-3 (2) er oppfylt.

9. TIL PUNKT 8 - GJENGIVELSE AV VAREMERKE I OPPSLAGSVERK

Advokatforeningen har ingen bemerkninger til denne delen.

10. TIL PUNKT 9 – BRUKSPLIKT

Advokatforeningen slutter seg til de endringer som er foreslått i dette punktet. Det stilles imidlertid spørsmål om den foreslåtte endringen i varemerkeloven § 35 er korrekt når det angis at «[...] hvis vilkårene etter § 37 for å slette registreringen av dette merket [...] er oppfylt på søknadsdagen for det yngre merket [...] eller dagen da kravet om ugyldighet ble fremsatt.» Under punkt 3 i høringsbrevet er det angitt i nest siste avsnitt at bestemmelsen må justeres slik at det fremgår at bruksplikten både må være oppfylt i de fem årene før ugyldighetssaken ble innledet, og i fem år før søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket. Dette følger av direktivets artikkel 46. For å tilfredsstille direktivets krav bør derfor ordet «eller» (understreket ovenfor) byttes ut med «og».

11. TIL PUNKT 10 – VAREMERKER SOM EIENDOMSOBJEKT

11.1 Til punkt 10.1 – Overdragelse
Advokatforeningen støtter departementets forslag om å innføre en regel i varemerkeloven ny § 56b om kollisjon mellom frivillige overdragelser og lisenser for registrerte varemerker, tilsvarende som i patentloven og designloven. Det synes å være liten grunn til at det skal være noen forskjeller på dette punktet mellom de ulike registrerte rettighetene.

11.2 Til punkt 10.2 - Pantsettelse og utlegg
Advokatforeningen støtter departementets forslag til nye regler om pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker og varemerkesøknader, og at reglene legges opp på tilsvarende måte som ordningen som ble innført for patenter og panteforedlerrettigheter i 2015. Advokatforeningen er videre enig i at det ikke er hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av innarbeidede varemerker, foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn.


11.3 Til punkt 10.3 – Lisens
Advokatforeningen er enig i de endringer som departementet foreslår i varemerkeloven §§ 54 og 63, men idet varemerkeloven § 58 oppstiller alternative former for kompensasjon, som alle kan påberopes av en lisenstaker, foreslås at det i § 63 annet ledd presiseres at lisenshaveren kan kreve økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58.

12. TIL PUNKT 11 – FELLESMERKER

Advokatforeningen har ingen merknader til dette punktet, utover en mindre kommentar til endringen i varemerkeloven § 15. I varemerkeloven § 15 og varemerkeforskriften § 4 er det inntatt endringer for å videreføre direktivets krav om at fellesmerker som angir geografisk opprinnelse kun kan registreres dersom enhver næringsdrivende som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det geografiske området merket gjelder har rett til å bli medlem i sammenslutningen som innehar merket. Den foreslåtte endringen i varemerkeloven § 15 har imidlertid en litt annen ordlyd enn endringen i varemerkeforskriften § 4, og angir ikke uttrykkelig at medlemskap skal være tillatt for enhver. Advokatforeningen foreslår at ordlyden i § 15 legges nærmere opp til ordlyden i forskriftens § 4, f.eks som følger:

"Et kollektivmerke kan ikke registreres hvis bestemmelsene om bruken av merket ikke åpner for at enhver som omsetter varer og tjenester med opprinnelse i det geografiske området merket gjelder, kan bli medlem i sammenslutningen hvis øvrige vilkår for medlemskap er oppfylt."

13. TIL PUNKT 12 – SAKSBEHANDLINGSREGLER

Det bemerkes at det i punkt 12.3.3 er angitt at varemerkeforskriften § 5 må endres slik at det presiseres at gjengivelsen av merket må være klar og entydig for at søknads¬dag skal oppnås, mens denne endringen ikke synes å være inntatt i forslaget til endring av forskriftens § 5.

Videre har departementet i punkt 12.2.3 bedt om innspill dersom høringsinstansene mener det kunne være hensiktsmessig med endringer i varemerkeforskriftens språkkrav. Advokatforeningen foreslår at det åpnes for engelske varefortegnelser.

Til punkt 12.7 om klassegebyr foreslår Advokatforeningen at det kreves tilleggsgebyr for hver klasse utover to, slik det også praktiseres ved søknad til EUIPO.

14. TIL PUNKT 13 – TILTREDELSE TIL SINGAPORETRAKTATEN

Advokatforeningen er enig i departementets forslag om å tiltre Singaporetraktaten, og har for øvrig ingen merknader til de endringer som er foreslått for å bringe norsk rett i samsvar med traktaten.

15. TIL PUNKT 14 – ANDRE ENDRINGER I LOVENE OM INDUSTRIELT RETTSVERN

15.1 Til punkt 14.1 – Forholdet til påberopte grunnlag ved innsigelse og administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I punkt 14.1 omhandles forholdet til påberopte grunnlag ved innsigelse og administrativ overprøving av varemerkeregistreringer.

I fjerde avsnitt under dette punktet uttaler departementet at partene i søksmål om gyldigheten av varemerkeregistreringer ikke har fri rådighet over spørsmålet om registreringen er gyldig, jf tviste¬loven § 11-4. Advokatforeningen vil her påpeke at det er lagt til grunn i juridisk teori og rettspraksis at tvister om gyldigheten av et varemerke kun er delvis indispositive. Søksmål om hvorvidt registreringen av et varemerke skal kjennes ugyldig, må anses som indispositiv i retning av å kjenne registreringen ugyldig, men dispositiv i retning av frifinnelse, jf. blant annet Skoghøy: Tvistemål, 2. utgave (2001), side 452 med videre henvisninger og Rt-2003-1596. Det samme er lagt til grunn i rettspraksis når det gjelder saker om gyldigheten av patent, jf. HR-2017-2119U. Det er imidlertid korrekt som angitt i høringsbrevet at partene i saker om sletting av varemerker på grunn av ikke oppfylt bruksplikt har fri rådighet, jf. Rt-2003-1596.

Advokatforeningen har for øvrig ingen merknader til de endringer som er foreslått under dette punkt 14.1.

15.2 Til punkt 14.2 – Endringer i foretaksnavneloven
Som departementet påpeker i punkt 14.2 er det naturlig at reglene om beskyttelse for varemerker og forretningskjennetegn er harmonisert i så stor utstrekning som dette er mulig og naturlig. Advokat-foreningen er enig i at det på denne bakgrunn bør vurderes om endringer i varemerkeloven som følge av det nye varemerkedirektivet bør innføres tilsvarende når det gjelder foretaksnavn og andre forretnings-kjennetegn.

Når det gjelder bruksplikt, uttaler departementet at det ikke synes å være et stort behov for å innføre tilsvarende regler om bruksplikt og sletting for registrerte foretaksnavn, som det som gjelder for varemerker. Departementet peker på at det kan oppstå en situasjon der et kjennetegn utgjør både et varemerke og et foretaksnavn, og hvor varemerkeregistreringen slettes på grunn av manglende bruk, mens registreringen av foretaksnavnet vil bestå. Departementet mener imidlertid at problemet ikke synes tilstrekkelig praktisk til å tilsi et behov for regler om bruksplikt for registrerte foretaksnavn. Advokatforeningen mener at det for en virksomhet som ønsker å ta et kjennetegn i bruk, og som lykkes med å få slettet en identisk eller forvekselbar varemerkeregistrering på grunn av ikke oppfylt bruksplikt, vil kunne være uheldig om man ikke også kan få slettet en tilsvarende foretaksnavneregistrering. Dette gjelder selv om den eldre foretaksnavneregistreringen, som følgende av bortfalt vern etter foretaksnavneloven § 3-1 første eller tredje ledd, ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve et senere registrert foretaksnavn eller et varemerke. At foretaksnavnet i slike tilfeller fremdeles fremstår i registeret som et registrert foretaksnavn, vil være uheldig også i forhold til eventuelle andre tredjeparter. En bestemmelse om at foretaksnavneregistreringen kan kreves slettet er for øvrig også en naturlig konsekvens av bestemmelsen om at retten til foretaksnavnet opphører ved ikke-bruk. Advokatforeningen mener derfor at det bør vurderes å innføre regler om at et foretaksnavn kan kreves slettet ved manglende bruk. Dette kan gjøres ved å innføre i foretaksnavneloven § 3-6 en ny bestemmelse om at den som mener at retten til et foretaksnavn er bortfalt etter § 3-1, kan kreve at registreringen slettes ved administrativ overprøving.

Advokatforeningen har for øvrig ingen merknader til de foreslåtte endringer, utover de som er knyttet til de tilsvarende bestemmelser i varemerkeloven ovenfor.

15.3 Punkt 14.3 Endring i designloven – navn og portrett som registreringshinder
Advokatforeningen har ikke merknader til dette punktet.

15.4 Punkt 14.4 Stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving
Advokatforeningen slutter seg til forslaget fra departementet om å endre den nåværende ordningen hvor staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter er part i saker for domstolen der nemnda i sak om innsigelse eller administrativ overprøving har opphevet en registrert industriell rettighet. Som departementet peker på, er dette en lite hensiktsmessig løsning i lys av at disse sakene i realiteten er tvister mellom to private parter på samme måte som ugyldighetssakene. For den private part som har levert innsigelse, eller begjært administrativ overprøving, og fått medhold, er det lite tilfredsstillende ikke lenger å skulle ha stilling som part i saken dersom rettighetshaver bringer Klagenemndas vedtak inn for domstolen. Advokatforeningen er derfor enig i de lovendringer som departementet har foreslått.

16. TIL PUNKT 15 – TOLLMYNDIGHETENES TILBAKEHOLD AV VARER SOM KRENKER IMMATERIALRETTIGHETER

Advokatforeningen slutter seg til Departementets syn om at det er viktig at det norske regelverket gir rettighetshavere en tilsvarende posisjon som i EU når det gjelder mulighetene til å håndheve sine rettigheter gjennom bistand fra tollmyndighetene. Foreningen har ikke merknader til de foreslåtte lovendringer.

17. TIL PUNKT 16 - ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Det knyttes ingen bemerkninger til denne delen.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                          generalsekretær